浙江省高级人民法院民事审判第三庭
关于商标侵权抗辩事由审查综述
浙法民三【2011】5号
为正确审理商标侵权纠纷案件，准确认定商标侵权行为，根据商标法以及最高人民法院相关司法解释的规定，在各级法院的协助下，我庭完成了2011年全省法院重点调研课题——《关于商标侵权抗辩事由的调研》。现根据调研情况，对商标侵权抗辩事由审查中的相关问题综述如下：
一、关于正当使用抗辩
1.商标的正当使用，是指对于注册商标中含有的本商品(服务，下同)的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量及其他特点，或者含有地名等词汇的，注册商标专用权人无权禁止他人以不致引起相关公众混淆、误认的合理方式善意使用。
被告主张的正当使用抗辩成立的，不能认定其行为构成商标侵权。
2.审查正当使用抗辩是否成立，应从被告的使用意图、使用方式和使用效果等方面，结合注册商标的显著性和知名度进行全面审查，必要时还应考察注册商标以及被告使用标识的历史因素。
3.被告主张的正当使用抗辩成立，应当具备以下条件：
(1)被告的使用是善意的，即被告是出于对其商品的性状、特点进行真实、必要的描述或说明，而不是作为区分商品或服务来源的商标使用；
(2)被告的使用是合理的，符合一般的商业习惯，如其未将他人商标置于显著位置、未突出使用，亦未采用与他人商标特有的字体、图形或行文布局等进行使用，同时准确标注了自身的商标、企业名称等信息；
(3)被告的使用行为不会使相关公众对商品的来源产生混淆误认。
4.被告在企业名称、店铺名称或者店招中以单独或者突出标注的形式使用他人注册商标的，一般不属于正当使用。
5.在判断被诉标识的使用是否属于正当使用他人注册商标中含有的本商品的通用名称时，对通用名称的认定应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称或商品简称。
依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，或相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
6.约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。
7.审查判断被诉标识是否属于通用名称，应以被诉侵权行为发生时的事实状态为准。
8.对地名商标中所包含地名的正当使用，应限于被告对其所提供的商品或服务内容来源地域的真实描述。
9.被告依法规范使用他人注册商标中含有地理标志产品名称或专用标志的，应认定构成正当使用。
二、关于权利冲突抗辩
10.被告以对被诉侵权标识享有注册商标权为由进行不侵权抗辩，人民法院查证属实的，应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但被告以超出该注册商标核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等非规范方式使用该注册商标的，人民法院应根据商标侵权判定规则，认定是否构成对原告注册商标权的侵犯。
11.被告仅以被诉侵权标识系处于注册程序中的商标为由进行不侵权抗辩的，不予支持。
12.被告使用的注册商标依据商标法第四十一条被撤销后，其以被诉侵权行为发生时对该标识享有商标权为由进行不侵权抗辩的，不予支持。
13.被告使用的注册商标依据商标法第四十四条、第四十五条被撤销的，其以被诉侵权行为发生时对该标识享有商标权为由进行不侵权抗辩的，应予支持。
14.被告企业名称登记时间先于原告商标核准注册时间，并规范使用该企业名称全称，或者依照行业惯例或基于历史因素简化使用该企业名称的，应认定被告的抗辩成立。但被告的简化使用行为足以导致相关消费者混淆误认的，可以在认定不构成侵权的基础上，要求其规范使用企业名称。
15.被告企业名称登记时间晚于原告商标核准注册时间，且被告登记、使用企业名称本身具有不正当性，如被告系与原告具有特定身份关系的代理人、代表人，或者系将他人具有一定知名度的商标登记为字号并突出使用的，被告以合法取得企业名称权为由进行不侵权抗辩的，不予支持。
16.原告商标核准注册时间虽先于被告企业名称登记时间，但在被告登记企业名称时，原告注册商标的知名度较小，被告取得和行使企业名称权的行为在主观上并无攀附原告商标商誉的故意，在客观上规范使用企业名称的行为也不会导致相关消费者混淆误认的，被告以合法取得和行使企业名称权为由进行不侵权抗辩的，应予支持。但被告突出使用字号，并造成相关消费者混淆误认的，应认定构成商标侵权。
17.被告以其使用的被诉侵权标识是在境外登记注册的企业名称为由进行不侵权抗辩，即便其取得程序符合境外的法律规定，仍应依照我国法律认定其使用行为是否构成侵权或者不正当竞争。
18.原告取得和使用涉案注册商标的行为构成对被告在先著作权或外观设计专利权的侵害，被告在商标侵权诉讼中以在先著作权或外观设计专利权为由进行抗辩的，应予支持。
19.原告以不正当手段抢注被告在先合法使用并已具有一定知名度的未注册商标，被告在商标侵权诉讼中以在先使用未注册商标进行抗辩的，应予支持。
对于具有特定身份关系的代理人、代表人的抢注行为，即使被告在先使用的未注册商标不具有一定知名度，其在先使用抗辩也应予支持。
三、关于销售者的合法来源抗辩
20.销售者主张的合法来源抗辩成立，应当具备以下要件：
(1)被诉商品是侵犯他人注册商标专用权的侵权商品；
(2)主观上不知道被诉商品是侵权商品；
(3)被诉商品是合法取得的。
21.销售者在取得被诉商品时尽到了合理注意义务的，可认定其不知道被诉商品是侵权商品。
销售者是否尽到了注意义务，可根据商品的进货渠道、进货价格、商标知名程度、销售者经营规模和专业化程度等因素综合认定。
22.有下列情形之一的，不能认定销售者对被诉商品已尽到了合理注意义务：
(1)被诉商品存在未标明生产者、包装粗制滥造等明显瑕疵的；
(2)销售者收到商标权人的侵权警告函后仍继续销售被诉商品的；
(3)销售者因曾销售相同商品被人民法院生效判决确认侵权或被行政执法管理部门处罚的；
(4)销售者未履行法律法规规定的对被诉商品的审查义务的；
(5)其他能证明销售者知道或应当知道被诉商品是侵权商品的情形。
23.销售者提供的证明被诉商品具有合法来源的各类证据，只要能形成足以证明被诉商品具有合法来源的证据链即可，而无需要求销售者穷尽所有的证据。
销售者仅提供供货单位证明、供货单位经办人证言等证据的，不宜直接认定被诉商品具有合法来源。
24.销售者主张的合法来源抗辩不能成立的，应仅就其销售行为给商标权人造成的损失承担相应的侵权责任，而不能推定其为生产者并承担生产者应承担的侵权责任，但有证据证明销售者与生产者构成共同侵权的除外。
25.销售者主张合法来源抗辩的，原则上应当由销售者主动向人民法院提出并提供证据加以证明。但根据查明事实，被诉商品确有合法来源，而销售者经人民法院释明后仍未明确主张合法来源抗辩的，人民法院也可主动适用。
二○一一年十一月二十五日